Mediante Auto dictado el pasado 26 de octubre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto fin a una batalla judicial que se había prolongado durante años, y en la que la multinacional española INDITEX ha terminado perdiendo la protección de su marca insignia “ZARA” en relación a los servicios de transporte, distribución, y reparto, especialmente de ropa y calzado (Clase 39 de la Clasificación de Niza). En consecuencia, otras compañías podrán utilizar el nombre “ZARA” en ese sector.

¿Por qué ha perdido INDITEX la protección de la marca “ZARA” en sus servicios de transporte?

La legislación europea establece la obligación del “uso efectivo” de la marca dentro del territorio de la Unión, pues de lo contrario, y en caso de que no haya sido objeto de dicho uso efectivo durante un periodo ininterrumpido de cinco (5) años, se podrá declarar que los derechos del titular han caducado (art. 51.1 a) del Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria).

Y es que, la razón de ser de la marca, es la de distinguir productos o servicios en el mercado. Por lo tanto, de no realizarse ese “uso efectivo” no se estaría cumpliendo con su función esencial.

¿Qué consecuencias conlleva la Resolución del TJUE?

El Auto declara la caducidad de la marca “ZARA” en relación a los servicios de transporte, distribución, embalaje y almacenaje de mercancías, lo que conlleva que otras compañías podrán utilizar el nombre “ZARA” en los mencionados sectores del transporte y dentro del territorio de la Unión Europea.

¿Puede también mi marca ser sometida a una acción de caducidad?

Sí, en caso de que lleve más de cinco (5) años sin realizar un “uso efectivo” de la misma, ya sea desde el momento que se registró la marca o en algún momento posterior, siempre que sea de manera ininterrumpida.

Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, la caducidad de los derechos del titular se declararía solo para los productos o los servicios de que se trate.

¿Cómo puedo saber si mi marca está siendo objeto de un “uso efectivo”?

Como ha quedado dicho, la función principal de la marca es poder distinguir el origen de los distintos productos y servicios en el mercado, y para ello, se exige que la marca sea utilizada públicamente y hacia el exterior, excluyéndose los usos de carácter simbólico o cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca.

Para acreditar dicho “uso efectivo” los Tribunales suelen requerir que se evidencie el volumen de negocio generado a través de los productos o servicios protegidos por la marca o el uso publicitario de la misma.

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